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期別:253
發布日期:2023-11-07
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技術移轉的法律探討(上)

一、前言

21 世紀為知識經濟的時代,台灣與其他的已開發經濟體不只是以傳統的商品製造及銷售來增加自身經濟體的 GDP,產業結構中有愈來愈高的比重是以服務業的專業知識(法律、金融)或附加價值高的高科技工業來增加經濟產值,這也是為何美國拜登政府一直軟硬兼施地促使台積電等半導體科技公司前往美國設立晶片工廠,目的是希望美國能夠掌握相關的關鍵技術。或許可以這麼說,當代是一個掌握關鍵技術知識者能夠獲勝的時代,亦是一個能夠透過關鍵技術的分享結盟互利的年代。若想掌握技術移轉並藉由技術移轉,就不得不先了解技術移轉的相關法律。


二、概說

與一般的買賣契約、租賃契約相同,技術授權契約亦有相關法律行為的相關標的,買賣契約及租賃契約的標的為動產、不動產或服務,例如:買賣汽車、買賣土地、買賣債權、租賃房屋,或者支付價金請專業人士(律師、會計師、驗證機構)進行專業服務。至於技術授權的標的,為移轉該技術給被授權人,並同意被授權人在授權範圍內使用該技術,除了包括著作權、商標專用權、專利權、營業秘密…等法律明文保障的權利以外,有著特殊商業利益的作業流程、特殊經驗、工程資訊、人事管理…等,只要授權人和被授權人認定有交易價值,即便未滿足營業秘密法中所規定的相關要件,亦可被視為技術授權契約中的相關標的。


三、技術授權的型態

技術授權的型態主要分為「授權目的」、「授權範圍」, 以及「授權內容」三種,相關分述如下:


(一) 授權目的:1. 收取權利金:本類型是將技術商品化,以權利金的方式回收相關的研發成本。這一種技術授權類型著重在權利金的計算與收取方式。相關的例子為:定額權利金、計件支付權利金、最高限額權利金、最低限額權利金…等。2. 技術換股:本類型是將技術直接作價投資,此種技術類型最大的特色在於授權人同時兼具股東及被授權人的身分。若被授權人是授權人的子公司或關係企業,則就好左右手互相交易,因此在訂定此種技術授權類型的契約時,必須考慮到利益衝突的問題。3. 代工生產(OEM)或原廠委託設計代工(ODM):在一般的情況中,OEM 或 ODM 皆屬於為特定客戶專案規劃的技術轉移模式。該產品的主要技術可能由代工廠提供,也有可能是由委託代工的客戶自身提供,被授權人則以其加工的技術及效率來賺取加工的差價。4. 產品銷售的需要:在銷售一些技術產品的情形下,授權人會因銷售產品的需要將技術移轉給買受人。例如 A 公司向設備供應商 B 採購新機器,在該機器操作及維護的部分,雙方可在買賣契約中加上技術授權的相關條款,或是另外訂立附約作為買賣契約。


需要注意的是:儘管這種類型的契約被命名為買賣契約或維修契約,但實際上是技術授權契約,身為買方的被授權人為求確保其操作及維護的能力,往往會要求身為製造商的授權人詳細提供該機器設備的資訊,但授權人往往為了避免其技術揭露過多導致被授權人做出契約目的以外的使用(例如自行研發新的設備),對於技術資訊揭露給被授權人的部分往往有所保留,所以技術資訊揭露的範圍常是這種類型的技術移轉契約在履行上,雙方爭執的重點。


(二)授權範圍:1. 專屬授權:指授權人僅授與被授權人一人在授權範圍內,擁有單獨行使智慧財產權的權利、地位。專屬被授權人可將取得的授權技術在授權範圍內轉授權給第三人。被授權人可以自己的名義單獨提起訴訟。若沒有其他特殊約定,授權人在授權範圍內亦不得再使用該授權技術。2. 非專屬授權:指授權人在訂立授權契約時,在一樣的授權範圍中,依然保留可由自己使用或可再授與他人利用的權利;或於授權的時候,相同的授權範圍已有其他的被授權人存在。非專屬授權之目的是希望藉由非專屬授權的方式回收研發成本,所以在非專屬授權情形下的被授權人,指擁有使用權,並沒有再進一步授權或針對授權範圍獨立起訴的權利。當該技術授到侵權時原授權人並未積極行使權利,而導致被授權人有所損害時,只能依據授權契約代位行使原授權人的權利,或向原授權人請求債務不履行的損害賠償。3. 非典型授權:非典型授權指的是技術授權的方式,既非專屬授權,亦不是非專屬授權,而是介於兩者之間的授權方式。有的較為類似非專屬授權,但約定被授權人能夠進一步授權給第三方的權利,藉此拓展技術交易的市場,來增加原授權人權利金的收入;有的則較為類似專屬授權,在授權給被授權人以後,授權人不得將同一授權範圍在授權給第三人,但卻保留了自己可使用授權技術的權利。


(三)授權內容:1. 製造技術與服務技術:製造技術和服務技術最大的差異點在於移轉成效的標準。製造技術的移轉一般來說較容易標準化、數據化;在服務技術的部分,則會牽涉到人員素質、專業程度的問題,並且還會受到外在社會、經濟環境的影響。因此,在辦理服務技術授權的相關事宜時,應密切注意技術移轉的內容,以及成效如何約定及認定。2. 已註冊技術與未註冊技術:專利權、商標權、積體電路布局權…等是涵蓋在已註冊技術的範疇內,無須註冊的技術則包含了著作權、營業秘密…等。一些技術是可以申請專利或者積體電路布局權,但若是該權利的權利人選擇採取私人保密的方式保護時,該技術則是屬於在為註冊技術的範疇之中。已註冊技術與位註冊技術在形態上最大的差異點-公權力部門的介入以及契約標的範圍之界定。由於已註冊技術必須經由註冊,而會有公開的形式,以書面形式說明其權利範圍,較能夠事先評估技術的範圍、效力;至於未註冊的技術則完全憑藉交易雙方的誠信、經驗進行交易,此種風險較高。


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